Coautoria: Rebeca Estrela | Estagiária de Direito
O registro de marca é um passo importante para a proteção do seu negócio. Esse procedimento é o único que te dá a titularidade sob a marca, assim como a exclusividade em todo território nacional.
Se você deu esse importante passo, mas se deparou com uma decisão de indeferimento do órgão: não se desespere!
Quando o registro de marca é indeferido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), é possível tomar algumas medidas para tentar reverter a situação.
Se você teve seu processo de marca indeferido, é importante estar atento ao passo a passo para tentar recuperar o seu pedido de registro de marca.
Vamos listar a seguir algumas atitudes a serem tomadas para recuperar o seu pedido e ter sua marca registrada.
Verificar o motivo específico do indeferimento
A primeira coisa a fazer é verificar o motivo pelo qual o registro foi indeferido. O INPI sempre aponta em seu instrumento decisório, disponibilizado no processo, os motivos específicos para o indeferimento. Dependendo do motivo, podem ser tomadas algumas ações diferentes.
No próximo ponto vamos analisar duas opções para você tentar salvar seu pedido de registro de marca.
Apresentar petição de reconsideração ou recurso contra indeferimento
- Se o motivo for uma questão técnica ou formal:
Caso o motivo apresentado seja relacionado a falta de documentos ou informações incorretas, é possível apresentar uma petição de reconsideração, na qual o requerente poderá corrigir os problemas apontados pelo INPI e apresentar novos argumentos para o registro da marca.
- Se o motivo for impedimento legal:
O artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) traz uma série de proibições legais que, caso a marca solicitada se encaixe, ensejam o indeferimento do pedido de registro de marca.
O motivo de indeferimento trazido pelo artigo 124 da LPI mais comum é a colidência da sua marca requerida com alguma marca já registrada.
Assim, será necessário apresentar argumentos mais elaborados para demonstrar que a sua marca é distinta o suficiente para ser registrada, não causando confusão ou associação indevida para o consumidor.
Isso poderá ser feito por meio do Recurso contra Indeferimento, que é um recurso administrativo dirigido à instância superior do INPI e deve ser apresentado dentro do prazo legal de 60 dias a contar da publicação da decisão de indeferimento.
Atenção: para interpor um Recurso contra Indeferimento é necessário o pagamento de uma taxa administrativa ao INPI, sob GRU 3000, bem como pagamento dos honorários do profissional responsável pela sua elaboração.
No CMRD Advogados trabalhamos com a elaboração e protocolo de Recurso contra Indeferimento e todas as demais petições necessárias em um processo de marca.
Recentemente trabalhamos no caso da marca QUINTA DA SERRA, que denomina uma instituição de longa permanência de idosos em Campina Grande-PB. A marca passou por uma decisão de indeferimento e, com os argumentos utilizados em nosso Recurso, obtivemos a reforma da decisão de indeferimento da marca.
Verificar a possibilidade de entrar com PAN
O processo administrativo de nulidade de marca é um instrumento previsto nos artigos 168 e 169 da Lei de Propriedade Industrial para ser interposto por um terceiro em processos de marca registrada que tenha infringência de algum requisito legal.
O processo de nulidade de registro de marca poderá ser até 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro. Esse instrumento é protocolado no processo da marca que foi apontada como colidente, em caso de serem observadas infringências à legislação no registro daquela marca.
O chamado PAN nem sempre é uma opção para auxiliar a reverter o indeferimento da sua marca.
É importante se atentar que o PAN em registro de terceiro não vai automaticamente reverter a decisão do INPI, continuando a ser necessário o recurso contra indeferimento ou pedido judicial de reversão da decisão de indeferimento, que será melhor tratado no tópico a seguir.
Verificar a viabilidade de buscar a reversão da decisão judicialmente
O STJ entende que, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.
Assim, ao ter sua marca indeferida por ser apontada colidência com marca registrada, muitos titulares de pedidos de registro de marca buscam o Judiciário para anular o ato administrativo de indeferimento, alegando não serem semelhantes a marca desejada e a marca apontada pelo órgão.
“Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “MAGNO ALIMENTOS” com fundamento no registro anterior da marca “MAGNUM”, posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96.” (TRF-3 – ApCiv: 50006997320184036136 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e – DJF3 Judicial 1 DATA: 23/02/2021)
“Inviável afirmar que as nomenclaturas “SINVASCOR” e “SINVASTACOR”, apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.” 6. Recurso especial provido. (STJ – REsp: 1908170 RJ 2018/0128784-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)
Logo, em casos em que a diferença é evidente entre a marca solicitada e a marca registrada apontada pelo INPI como colidente, torna-se uma opção buscar a solução por via judicial.
Em resumo, os principais passos ao ter a sua marca indeferida no INPI são:
- Verificar o motivo específico do indeferimento
- Apresentar petição de reconsideração ou recurso contra indeferimento
- Verificar a possibilidade de entrar com PAN
- Em caso dos demais passos não solucionarem o indeferimento, verificar a viabilidade de buscar a reversão da decisão judicialmente
Dessa forma, ainda é possível modificar a decisão de indeferimento de forma administrativa, no próprio INPI, ou buscando o Judiciário.
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